Мы разобрали распространенные ошибки производителей, которые приводят к претензиям и судебным спорам из-за неправомерного использования торговой марки. Но как зарегистрировать товарный знак, чтобы потом не пришлось расставаться с уже раскрученным брендом и платить штрафы? Попросили юристов ответить на самые популярные вопросы.
Допустим, производитель проявил осторожность и не стал использовать всем известные названия типа «Птичье молоко» или вафли «Артек», потому что знает - эти знаки заняты.
Однако претензии могут возникнуть не только из-за буквального использования названия, но и, например, если упаковка изделия чересчур напоминает другую популярную упаковку или косвенно отсылает к известному бренду.
Пример из судебной практики (источник – sudact.ru)
Фабрики «РОТ ФРОНТ» и «Красный Октябрь» обратились в Арбитражный суд Алтайского края с иском к ООО «Фабрика» о взыскании компенсации за использование товарных знаков «Барбарис» (500 000 руб. в пользу «РОТ ФРОНТ»), а также – за использование товарного знака «Золотой ключик» (300 000 руб. в пользу «Красного Октября»).
В случае с «Барбарисом» было пересечение в названии – «Фабрика» производила конфеты «Карамель леденцовая Барбарисовая». А вот в случае с «Золотым ключиком» речь шла об упаковке (этикетках) конфет, поскольку названия у «Фабрики» были другие: ирис «Молочный вкус», ирис «Вкус вареной сгущенки», ирис «Сливочный вкус». На это и упирал ответчик в своих возражениях, указывая также, что на упаковке его продукции крупно изображен товарный знак «ГЛАВКОНДИТЕР». Суд, впрочем, этот аргумент в расчет не принял, ссылаясь на то, что этот знак относится ко всей продукции «Фабрики», а не характеризует какую-то одну категорию. В целом суд согласился с доводами истца, и в частности:
- дизайн упаковок конфет «Молочный вкус», «Вкус вареной сгущенки» и «Сливочный вкус» имитирует дизайн конфет «Золотой ключик»;
- эти товары – одной группы, карамель, адресованные одному потребителю,
более того, это узнаваемые и популярные торговые знаки «Барбарис» и «Золотой ключик». Есть угроза их «смешения» на рынке, имиджевые риски и пр.;
- между названиями «Барбарис» и «Карамель леденцовая Барбарисовая» имеется сходство, обусловленное фонетическим и семантическим тождеством слова «Барбарис». Это сильный элемент, делающим конфеты узнаваемыми. Тогда как словосочетание «карамель леденцовая» такой способностью не обладает;
- нарушение было длительным (более 4 лет). В результате вердикта суда «Фабрика» должна выплатить компенсацию: 500 000 руб. в пользу «РОТ ФРОНТ», а также 300 000 руб. в пользу «Красный Октябрь».
Иногда претензия может быть выставлена даже если у продукции есть другое название, но в описании есть характеристика вкуса и нечто другое, на что уже кто-то оформил права. Одним словом, споры о товарных знаках часто превращаются в типичное юридическое буквоедство.
Если доходит до суда, то нужен грамотный юрист, который найдет весомые доводы и аргументы. Но лучше всего заранее не закладывать «бомбу замедленного действия», которая когда-нибудь может рвануть.
Пример из судебной практики (источник – sudact.ru)
Спор между ОАО «РОТ ФРОНТ» в Арбитражном суде Пензенской области ООО «Невский кондитер Белинский» о незаконном использовании товарного знака «Лесные ягоды» и возмещении ущерба на сумму 300 000 руб. Истец, ОАО «РОТ ФРОНТ», является правообладателем товарного знака «Лесные ягоды» в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе: сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты. Ответчик, ООО «Невский кондитер Белинский», производил бисквитные рулеты «ВАМВОLЕО со вкусом лесных ягод» - казалось бы, изделие с другим названием. В суде ответчик представил, в частности, следующие аргументы:
- использование словосочетания «со вкусом лесных ягод» не может являться нарушением исключительных прав истца в силу того, что данное обозначение не подлежит согласно законодательству РФ правовой охране;
- обозначение «лесные ягоды» является частью надписи на этикетках бисквитного рулета «ВАМВОLЕО со вкусом лесных ягод». Согласно рецептуре, в состав рулета входят джем со вкусом лесных ягод и ароматизатор лесные ягоды. Фраза «со вкусом лесных ягод» вызывает у потребителя стойкие ассоциации со вкусовыми свойствами конкретных ягод, например, малины, черники, брусники. Подтверждением тому является массовое использование фразы «со вкусом лесных ягод» разными производителями применительно к различной продукции, в том числе, к кондитерским изделиям;
- обозначение «рулет бисквитный ВАМВОLЕО со вкусом лесных ягод» и товарный знак «лесные ягоды» нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку они имеют существенные отличия по всем трем признакам, применяемым при определении сходства, - фонетическому, графическому, и семантическому.
Однако суд не принял аргументы ответчика, а согласился с истцом и присудил выплатить компенсацию в 300 000 руб.
Вот что ответили эксперты на популярные вопросы о регистрации товарного знака.
«Это зависит от опыта работы в этой сфере, от сложности задачи, от загрузки и ряда других обстоятельств. Вопрос из области "можно ли лечиться, не обращаясь к врачам?" Можно, но не всегда достигается нужный результат. И узнать об этом можно не сразу, как и в случае лечения болезни, а спустя несколько лет – например, когда выяснится, что были нарушены права на товарный знак, - отвечает директор юридической компании «Усков и партнеры» Светлана Ускова. - Но формально российский заявитель вправе обращаться в Роспатент самостоятельно или через представителей, которые могут не иметь статуса патентного поверенного. Иностранные компании обязаны действовать через российских патентных поверенных».
Как говорят юристы, процесс регистрации товарного знака в России стал проще: в Интернете есть бесплатные базы, в которых можно предварительно узнать, занято ли название; много материалов и ответов на вопросы дается на сайте Роспатента. Документы можно подавать в электронном виде, что существенно сокращает сроки делопроизводства и уменьшает размер патентных пошлин на 30%.
С концептуального вопроса – то есть, определить, к какой группе товаров относится наименование. Все они структурируются по международным стандартам (на основе международного классификатора товаров и услуг (МКТУ): «Хлебобулочные изделия относятся к 30 классу МКТУ. Если у производителя имеются фирменные магазины, стоит заявить услуги 35 класса МКТУ. В 40 классе есть рубрика «производство хлеба на заказ». Некоторые компании, которые занимаются производством хлеба, также открывают свои пекарни – в этом случае стоит подать заявку также для услуг 43 класса МКТУ (связанных с общественным питанием и доставкой еды домой)», - поясняет Светлана Ускова.
Юрисконсульт группы компаний «Delavant» Ксения Горбик считает, в каждом конкретном случае необходимо просчитывать риски: коммерческие, маркетинговые и юридические.
Вариант первый: разрабатывается торговый знак под определенный продукт или линейку:
«До момента регистрации его в качестве товарного знака пройдет немало времени. Максимальный период срока регистрации составляет 18 месяцев и 2 недели (в соответствии с Административным регламентом, утвержденным Минэкономразвития России). За этот период всякое может произойти, - рассуждает эксперт. - Например: через 1,5 года скорректируется потребительский интерес, и потребитель не оценит продукцию с новым товарным знаком в той степени, как это было бы в начале его разработки».
Вариант второй: сначала выпустили продукцию, а потом регистрируют товарный знак:
«В таком случае создаются иные риски. Другие лица вполне могут первыми подать заявку на регистрацию обозначения - в качестве товарного знака, по тем классам МКТУ, которые использует производитель. Тогда наступает конфликт, - говорит Ксения Горбик. - Производителю будет сложно защищаться, если от первых заявителей появятся претензии по неиспользованию обозначения (или уже товарного знака), компенсации убытков, либо предложение заключить лицензионный договор, ведь производство запущено, реклама идет. Но защищаться возможно. Производителю предстоит доказать, что он начал использовать данное обозначение раньше даты подачи чужих заявок и потребители именно его продукцию с ним ассоциируют».
В качестве примера Ксения Горбик приводит тяжбу АО «Владимирский хлебокомбинат» с индивидуальным предпринимателем по товарному знаку «Золотое решето». Чтобы доказать право на товарный знак, был собран обширный пакет документов: материалы СМИ, дипломы с выставок и конкурсов, документы по заказам упаковок, продаже продукции, выпускаемой под данным обозначением... Роспатент согласился с этими доводами и признал право на знак.
Если продукция была представлена на выставке, аргументация производителя приобретает дополнительный вес.
«Производители также могут воспользоваться выставочным приоритетом – это механизм, который позволяет считать приоритет заявки не от даты подачи, а от даты проведения выставки. Но тут нужно соблюдать целый ряд прописанных условий, - делает вывод Ксения Горбик. - Резюмируя сказанное, подчеркну - чтобы не попадать в спорные ситуации, необходимо заранее анализировать рынок, проверять охраноспособность обозначений и принимать меры для своей защиты с момента создания обозначения».
«Реестры товарных знаков и заявок на товарные знаки открыты на сайте ФИПС. Но проверять по данным реестрам «занятость» обозначений сложно и затратно по времени. Например, TMview - задав нужные параметры, можно получить реестр идентичных или сходных товарных знаков и обозначений, - рассказывает Ксения. - Далее необходимо провести анализ: визуальный, фонетический, художественный, ассоциативный и т.п. Но и после этого не всегда можно сделать однозначный вывод о «занятости» обозначения.
Аналогичные базы имеются у самого Роспатента, но у них платный доступ и иной формат построения запросов. У Роспатента также имеется услуга по проверке обозначения на охраноспособность, но разбираться в выгрузке из базы придется самостоятельно, ответа о возможной регистрации обозначения Роспатент не дает.
Существует еще масса неофициальных баз. Также не стоит забывать и о проверке обозначения на ненарушение других прав, например, авторских, либо в описанной ранее ситуации, когда обозначение кем-то уже используется, но не зарегистрировано».
«Если проведена хорошая подготовка перед подачей заявки на регистрацию товарного знака, то проблем с процедурой возникнуть не должно, - считает Ксения Горбик. - Имеются нюансы при подаче заявлений, связанные со стадиями рассмотрения заявки, но это все регламентировано соответствующим Административным регламентом (например, что-то можно сделать лишь на стадии формальной экспертизы и нельзя – на стадии рассмотрении заявки по существу). Если делопроизводство по заявке ведется в электронном виде (через сервис Роспатента – АРМ «Регистратор»), то это намного упрощает процедуру подачи заявлений и переписки с органом. Помимо этого, делопроизводство заявок через электронный сервис уменьшает размер пошлин на 30% (п. 7. Положения о патентных пошлинах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941)»
Что касается сроков, то они такие:
Пошлины можно посчитать с помощью калькулятора на сайте Роспатента. Например, оплата пошлин за все процедуры от подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (по 1 классу МКТУ) до выдачи свидетельства составит: 33 000 рублей (при электронной подаче – 23 100 рулей).
Пошлины:
1) Регистрация заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по заявке на товарный знак по результатам формальной экспертизы – 3 500 рублей;
2) Проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам – 11 500 рублей;
3) Регистрация товарного знака (на 10 лет) – 16 000 рублей;
4) Выдача свидетельства на товарный знак – 2 000 рублей. Это при идеальном стечении обстоятельств. А если вы, например, будете ходатайствовать о ряде дополнительных процедурах, то за них потребуется заплатить дополнительно. Следует оговориться, что товарный знак регистрируется на 10 лет, в последующем необходимо будет продлевать регистрацию и оплачивать пошлину в размере 20 000 рублей (по 1 классу МКТУ).
Понятно, что система регистрации торгового знака в России далеко от совершенства, и юристы видят «слепые зоны», в которых закон не работает, как хотелось бы. Вот какие недостатки отмечает Ксения Горбик:
- Есть нюансы при получении электронных услуг. Например, для ведения производства по электронной заявке через сервис Роспатента – АРМ «Регистратор» - достаточно оформления ЭЦП и установки ряда программ на компьютер. А вот для подачи заявления на продление товарного знака нет такого сервиса. Услугу можно получить через сайт «Госуслуги», однако для этого нужно, чтобы Единоличный исполнительный орган (ЕИО) был там зарегистрирован, как физическое лицо, а еще подтвердил ЭЦП юридического лица через свой кабинет. В жизни случается разное, бывает, что у ЕИО нет там регистрации по личным причинам. Значит компания не сможет подать заявления в электронном виде и сэкономить на пошлине;
- хотелось бы больше открытых доступов к базам Роспатента. Более однозначных подходов при проведении экспертизы по существу, особенно к обозначениям из ГОСТов. Например, АО «Владимирский хлебокомбинат» и ряд иных производителей оспаривали регистрацию товарного знака «Малютка» (№ 546321) по товару 30 класса МКТУ: хлебобулочное изделия, которое вообще-то является обозначением из ГОСТа.
В следующей статье - комментарии самой главной организации, ведающей правами на торговые марки – Роспатент.
Текст: Вита Мач
Коллаж: Михаил Собаев
Читайте нас в своем смартфоне Telegram-канал @ohlebe_ru
Поддержите нашу работу на Boosty
↑ наверх
